Ліцензійний договір

 Цивільний кодекс  України визначає, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватися на підставі таких договорів:

 • ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

 • ліцензійний  договір;

 • договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

 • договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

 • інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 За зазначеними  договорами ми й розглянемо  особливості ліцензійного договору.  
 

1. Поняття і види  ліцензійного договору  

 Ліцензійний договір – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона – ліцензіар – на оплатній основі надає іншій стороні договору – ліцензіату – право на використання об’єктів промислової власності. Результатом укладання та реєстрації ліцензійного договору в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі – Департамент), який функціонує при Міністерстві освіти і науки України (МОН), є видача ліцензії. Ліцензія – це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу.

 Виділяють такі  види ліцензій:

 - проста ліцензія – ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об’єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій же території, надавати ліцензії на таких же умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплений в законодавстві України під назвою “невиключна ліцензія”;

- виключна ліцензія  – ліцензіар надає ліцензіату  виключне право на використання  об’єкта ліцензії у встановлених  договором рамках, власник свідоцтва (патенту) відмовляється від самостійного використання та надання ліцензій іншим особам;

- повна ліцензія  – надає ліцензіату весь спектр  прав, які витікають зі свідоцтва (патенту). Ліцензіат користується правами протягом строку дії такого свідоцтва (патенту). Цей вид ліцензії не знайшов свого відображення та закріплення в законодавстві України, оскільки, його охоплює поняттям “виключна ліцензія”.

 Особливістю об’єктів, права на використання яких  передаються згідно з ліцензійними  договорами, є:  

- новизна, що означає  їх первинне розроблення, винахід;

- офіційне визнання  та закріплення, тобто їх власник  (ліцензіар) повинен мати на  них виключне право власності,  а саме право володіння, користування  та розпорядження. 

 Чинне законодавство  України досить детально регламентує  питання укладення та виконання  ліцензійних договорів на такі об’єкти промислової власності:

- винаходи та  корисні моделі – Закон України  “Про охорону прав на винаходи  і корисні моделі” (п. 2, п. 7 ст. 28), Наказ МОН “Про затвердження  Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)” від 16 липня 2001 р. № 521;

- сорти рослин  – Закон України “Про охорону  прав на сорти рослин” (ст. 4, п. 3 ст. 9), Наказ МОН “Про затвердження  Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту” від 16 січня 2002 р. № 24;

- знаки (міжнародні  знаки) для товарів і послуг (далі – товарні знаки) –  Закон України “Про охорону  прав на знаки для товарів  і послуг”від 15 грудня 1993 р. № 3689-12 (далі – Закон про товарні знаки), Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом МОН від 3 серпня 2001 р. № 576 (далі – Інструкція).

 Окрім зазначених вище, до законодавчих актів з питань укладення ліцензійних договорів про передачу прав на використання товарних знаків, національне законодавство включає й міжнародні договори та конвенції.

 Серед основних  міжнародних правових актів, які  регулюють відносини в даній  сфері, можна назвати Договір  про закони щодо товарних знаків  від 27 жовтня 1994 р. (чинний на території України з 1 серпня 1996 р.); Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (Україна є учасницею з 25 грудня 1991 р.) та Протокол до неї від 28 червня 1989 р. (ратифікований 29 грудня 2000 р.); Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (ратифікована 17 листопада 1999 р.).

 Порядок передачі  права на використання товарних  знаків можна умовно розділити  на такі етапи:

- укладення ліцензійного  договору;

- реєстрація ліцензійного  договору;

- припинення дії  ліцензійного договору та визнання його недійсним.  
 

2. Особливості ліцензійного  договору  

 За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та іншого закону.

 Як і будь-який  цивільно-правовий договір, ліцензійний договір має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір недійсний. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках. Ліцензійні договори на право використання об'єктів права промислової власності набирають чинності тільки після їх реєстрації в патентному відомстві України.

 Ліцензійні договори  про надання використання об'єктів  права інтелектуальної власності  можуть мати форму простої  невиключної ліцензії або виключної  ліцензії.

 За простою  невиключною ліцензією ліцензіар  передає ліцензіатові право на  використання об'єкта інтелектуальної  власності й при цьому зберігає  за собою право на використання  цього самого об'єкта і видачі  ліцензії на право використання  цього самого об'єкта іншим особам.

 За договором  про виключну ліцензію ліцензіар  передає право на використання  об'єкта інтелектуальної власності  іншій особі (ліцензіату) в певному  обсязі, на визначеній території  та на обумовлений строк. При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати цей самий об'єкт у частині, що не передана ліцензіату, а також має право видавати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

 Автор може  за договором взяти на себе  зобов'язання створити в майбутньому  твір, винахід або інший результат інтелектуальної діяльності та передати замовникові, що не є його роботодавцем, виключні права на використання цього результату. Такий договір повинен визначати характер, призначення та інші вимоги до результату інтелектуальної діяльності, що має бути створений на замовлення, а також цілі або способи його використання.

 Істотними умовами  ліцензійного договору мають  бути: способи використання об'єкта  права інтелектуальної власності  (конкретні права, що передаються  за таким договором; строк дії  і територія, на якій передається право); розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити до договору. Безстрокові договори не допускаються, але якщо в договорі немає умови про строк, на який видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром із закінченням п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

 Якщо в договорі  немає умови про спосіб використання  об'єкта права інтелектуальної  власності (конкретні права, що  передаються за договором), договір вважається укладеним на способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, викладені при укладенні договору.

 Розмір винагороди за використання права інтелектуальної власності визначається погодженням сторін. Якщо в договорі про видання або інше відтворення твору (наприклад, сценарій чи драматичний твір може бути перероблений на розповідний) винагорода визначена у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

 Відмова суб'єктів  права на використання об'єкта  права інтелектуальної власності  від права на одержання винагороди  за використання зазначених об'єктів є нікчемною (недійсною). Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів права інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, також є недійсними.

 Відповідними  відомствами і творчими спілками  можуть розроблятися і затверджуватися  у встановленому порядку типові  ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть містити умови, не передбачені типовими ліцензійними договорами.

 Умови договору, які погіршують становище автора (або його правонаступників) порівняно  зі становищем, визначеним чинним  законодавством, визнаються недійсними. Договори, що зобов'язують автора  надавати іншим особам виключні  права на використання будь-яких  результатів інтелектуальної діяльності, які автор створить у майбутньому,  є нікчемними.

 Сторона, що  не виконала або неналежним  чином виконала зобов'язання за  ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду. Якщо автор не передав замовлений результат інтелектуальної діяльності в обумовлений строк і відповідно до встановлених договором вимог, він повинен відшкодувати шкоду, завдану замовникові.

 Уповноважені  відомства або творчі спілки  можуть затверджувати типові  ліцензійні договори, але ліцензійний  договір, укладений сторонами, може також містити умови, не передбачені цим типовим договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором чи законом.

3. Укладання ліцензійного  договору  

 Передача права  використання товарного знака  здійснюється шляхом видачі ліцензії  на підставі ліцензійного договору про використання знака.

 Об’єктом ліцензійного  договору є об’єкти промислової  власності, а саме товарні знаки.  Предмет ліцензійного договору – дії сторін, спрямовані на виникнення, зміну та припинення прав та обов’язків сторін договору. Суб’єкти ліцензійного договору – юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземці, особи без громадянства.

 Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензійний договір стає з дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою дійсності договору.

 Згідно з п.2.3.2 Інструкції до істотних умов  ліцензійного договору належать:

1. Сторони ліцензійного  договору. Слід звернути увагу  на те, що фізична особа, яка  повинна мати необмежену законом  чи рішенням суду дієздатність (глава 2 ЦК України), може діяти особисто або через свого представника, якому надано такі повноваження дорученням. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права (ст. 26 Конституції України). Іноземці та інші особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Департаментом реалізують свої права через своїх представників – патентних повірених, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545. Таке закріплення представництва інтересів іноземців може призвести до його неоднозначного трактування. Зокрема, можна дійти висновку, що іноземці не можуть самостійно представляти свої інтереси в Департаменті, а це певною мірою обмежує їх права.