Ліцензійний договір

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР  

 Відповідно з  Патентним Законом Російської Федерації патентовласника належить виключне право на використання охороняється патентом винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Будь-яка особа, яка не є патентовласником має право використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, захищені патентом, лише з дозволу патентовласника / на основі ліцензійного договору /.

 Поняття ліцензійного  договору  

 За ліцензійним договором власник патенту/ліцензіар/зобов'язується надати право на використання об'єкту промислової - власності в обсязі, передбаченому договором, іншій особі/ліцензіату /. Останній приймає на себе обов'язки вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснює інші дії, передбачені договором. Ліцензійний договір реєструється в Патентному відомстві/іменується у Росії Комітетом з винаходів і товарних знаків /.

 Особливості ліцензійної  угоди  

 Головна особливість  ліцензійної угоди полягає в  тому, що ліцензіар передає ліцензіату  нематеріальний об'єкт - технічне рішення або товарний знак. При звичайної товарної угоди у випадку, якщо партнер виявляє, що товар не має якості, що обумовлювалося в умовах контракту, він може зажадати заміни товару. Продавець може наполягти на повернення товару покупцем, якщо він порушує, наприклад умова про платіж.  

 Ліцензійна операція  в цьому відношенні не має  нічого спільного з контрактом  про імпорт та експорті товарів.  За ліцензією покупець набуває  технічну документацію. І тільки, якщо з яких-небудь причин ліцензійний договір був розірваний сторонами достроково, ліцензіат зобов'язаний повернути ліцензіару технічну документацію і припинити використання викладених у ній технічних рішень. Більше того, він не має права розголошувати конфіденційні відомості, отримані від ліцензіара, передавати інформацію про винаходи та ноу-хау третім особам.  

 Другий особливістю  ліцензійної угоди є збереження  права власності на предмет  угоди за ліцензіаром.  

 У світовій практиці право власності на винахід закріплюється видачею на нього патенту/те ж відноситься до корисних моделей /. Патент протягом всього терміну його дії закріплює за його власником монопольне право виготовляти, застосовувати, ввозити, пропонувати до продажу продукцію, що містить запатентований винахід. Це відноситься і до способу, що охороняється патентом. У більшості країн, у тому числі і в РФ та інших країнах СНД патентна охорона способу отримання продукту поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом/непряма охорона /. Виключне право на винахід дозволяє власнику патенту не допускати будь-якого використання належного йому винаходи без його дозволу. Аналогічні права мають власники промислових зразків і товарних знаків. Відповідно до ст.13 Патентного Закону РФ будь-яка особа, не що є патентовласником, має право використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, захищені патентом лише з дозволу патентовласника/на основі ліцензійного договору /. До ліцензійним договором патентовласник/ліцензіар/зобов'язується надати право на використання охоронюваного об'єкта промислової власності в обсязі, передбаченому договором, іншій особі/ліцензіату /, а останній бере на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором. При наданні права на використання товарного знака згідно зі ст. 26 Закону РФ "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів ", ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів ліцензіата буде не нижче якості товарів ліцензіара, і що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

 Зміст ліцензійного договору  

 Будучи власником  винаходу, корисної моделі, промислового  зразка або товарного знака,  ліцензіар суворо регламентує права ліцензіата з використання об'єкта промислової власності, що є об'єктом Ліцензійної угоди. Це докладно фіксується в усіх ліцензійних договорах. За суті зміст ліцензійного договору зводиться до обмежувальних умов використання виключного права ліцензіара та встановлення розміру платежів за таке використання. Які ж права можуть передаватися від ліцензіара ліцензіату?

 Повна ліцензія  

 Найбільш широкий  обсяг прав надає повна ліцензія. По ній ліцензіар передає не  тільки право використання об'єкта  промислової власності, а й позбавляється цього права сам. На практиці, повна ліцензія, рівнозначна по суті переуступку патенту/відмінність у тому, що патент переуступаются на весь термін дії патенту, а час дії ліцензійної угоди може бути і менше цього терміну /, зустрічається досить рідко. До неї доцільно вдатися лише в тому випадку, якщо ліцензіар не бачить можливості самому використовувати винахід, а ринок збуту новинки, коло потенційних покупців украй обмежений.

 Виняткова ліцензія  

 При виняткової  ліцензії ліцензіар, передаючи  ліцензіату право використання винаходи, одночасно залишає аналогічне право за собою. Відповідно до ст.13 Патентного Закону РФ при виключної ліцензії ліцензіату передається право на використання об'єкта промислової власності в межах, обумовлених договором, із збереженням за ліцензіаром права на його використання в чисти, не передається ліцензіату. Таким чином, так як при винятковій ліцензії до ліцензіату переходить виключне право, ліцензіар позбавляється тим самим права продавати ліцензії на даний об'єкт промислової власності іншим особам.

 Проста (невиключна) ліцензія  

 Нарешті найменший  обсяг прав передається за  простою/невиключної/ліцензії. При  цьому ліцензіар, надаючи ліцензіату  право на використання об'єкта  промислової власності, зберігає  за собою всі права, що підтверджуються патентом, у тому числі і на надання ліцензій третім особам, так званих субліцензій. Слід відразу зазначити необхідність обережного підходу до продажу субліцензій. У цьому випадку слід досягти угоди про розподіл ринків збуту, обговорити можливі граничні обсяги виробництва і т.д. Словом не допустити конкуренції Субліцензіат між собою - вона явно не на користь ліцензіара.

 Відкрита ліцензія  

 Патентний Закон  РФ передбачає ще два види  ліцензійних угод. Це відкрита  і примусова ліцензії. Патентовласник  може подати заяву в Патентне  відомство про надання будь-якій  особі права на використання  об'єкта промислової власності/відкрита  ліцензія /. У цьому випадку мито  за підтримання чинності патенту знижується на 50%, а будь-яка особа, яка виявила бажання використовувати зазначений об'єкт промислової власності, зобов'язана укласти з ліцензіаром договір про платежі.

 Примусова ліцензія  

 Вираз "примусова  ліцензія" використовується для  позначення явища, протилежної  добровільної ліцензії. Власник  добровільної ліцензії має право  здійснювати дії, зазначені вище  виключним правом, з дозволу патентовладельца. Такий дозвіл зазвичай називається  ліцензійним контрактом. Він укладається  між патентовласників та власником ліцензії. Власник примусової ліцензії має право здійснювати дії, зазначені вище виключним правом, з дозволу влади поза волею патентовладельца. Примусову ліцензію іноді називають недобровільної ліцензією. Примусова ліцензія може вимагатися у двох випадках: Перший випадок -- якщо патентовласник недостатньо використовує винахід, промисловий зразок протягом 4 років, а корисну модель - протягом 3 років і при цьому відмовляється укладати ліцензійний договір. Другий випадок - якщо інший патентовласник але може використовувати своє винаходи, корисну модель або промисловий зразок, не порушуючи при цьому прав іншого патентовласника. Перший власник патенту має право вимагати від другого примусової ліцензії. Розміри ліцензійних платежів при примусової ліцензії повинні бути встановлені не нижче ринкової ціни ліцензії. Видача примусових ліцензій покликана не допустити зловживання патентними правами і передбачена патентними законами практично всіх промислово розвинених країн, а також Паризької конвенцією. Ліцензійні платежі  

 Вид укладається  ліцензійного договору - перше питання, яке повинні вирішити сторони. Другий, і не менш важливий, - платежі та оцінка загальної вартості ліцензії. Незалежно від того, чи є ліцензія патентної або безпатентних/ліцензія на ноу-хау /, світова практика виробила два види ліцензійних платежів.

 паушальний / одноразовий/платіж  

 паушальний / одноразовий/платіж  використовується сам по собі  досить рідко. Він застосовується в основному в тих випадках, коли покупець ліцензії - фірма, що невідома на ринку, і є сумнів, чи вдасться їй налагодити успішний випуск і комерційну реалізацію розробки. Тільки паушальний платіж може бути застосований, якщо вкрай важко проконтролювати обсяг випущеної за ліцензією продукції. У цьому випадку ліцензіар може просто не отримати необхідних для розрахунку даних.  

 паушальний платіж  існує у більшості ліцензійних  угод не в якості єдиного  виду платежу, а в якості  своєрідного авансу, що виплачується ліцензіару після передачі документації. На паушальний платіж як правило доводиться 10-20% від загальної ціни ліцензії.

 Роялті  

 Основним видом  платежів у світовій практиці є роялті - періодичні відрахування, виплачуються протягом терміну дії договору, своєрідна форма участі ліцензіара в прибутку ліцензіата. Питання про розмір відсотка відрахувань/ставкою роялті/і про те, з чого мають стягуватися ці відрахування/базі роялті/- найбільш складний у світовому ліцензійному праві.  

 Варіантів вибору  бази роялті може бути декілька: економічний ефект, прибуток, обсяг  реалізації у грошовому виразі чи натуральних показниках, вартість сировини, що переробляється і т.д. Можна з упевненістю стверджувати, що в світовій практиці найбільш широко використовується як база роялті обсяг реалізації продукції у грошовому вираженні, тобто обсяг продажів, як називають його в західній практиці. Причому для того, щоб гарантувати ліцензіару надійність і стабільність платежів, використовується не фактична продажна ціна продукції, а середня ціна, що діє в даний момент на даному товарному ринку. Для сировинних товарів це біржова котирування, для інших - довідкові індекси цін, періодично публікуються зарубіжними кон'юнктурними виданнями.  

 Чому ж рідко як база роялті використовується прибуток? Прибуток залежить від багатьох факторів. Знизити її можуть начебто "дрібниці", наприклад, такі, як невдала рекламна кампанія. Або невірно вибраний товарний знак. Скажімо, провал товарного знака "Едсел" обійшовся фірмі Генрі Форда в 250 млн. доларів. Крім того, на прибуток впливають обгрунтована цінова політика, вірно сегментований ринок, правильний вибір каналів збуту і т.д.  

 Саме тому продавець  ліцензії у світовій практиці надійно захищається від можливих маркетингових помилок її покупця. Варіант розрахунку виходячи з прибутку набагато є більш вигідним для покупців. Власнику патенту вигідніше в якості бази роялті брати обсяг збуту продукції або встановити мінімальний фіксований платіж - конкретну суму, які відраховуються з кожної одиниці виробленої або проданої продукції. Не меншу кількість факторів впливає на ставку/відсоток / роялті. Це перш за все обсяг патентної охорони, якість складання формули винаходи. Світовий досвід свідчить, що найбільші ставки роялті досягалися при продажу ліцензій на винаходи, надійно захищені цілим блоком патентов./до 30% щорічних відрахувань /. Навпаки, ліцензія на ноу-хау автоматично знижує ставку роялті, так як зберегти незапатентовані інформацію вкрай важко, особливо, коли мова йде не про технологічний процес, особливо хімічному, а, наприклад, про механічне пристрої. В останньому випадку безпатентних ліцензія, як правило, лише доповнює патентну.  

 На ставку роялті  впливає вид ліцензійного договору. Природно, найдорожча - повна ліцензія, а також виняткова, а найдешевша - проста, і терміни - чим більше термін, тим нижче ставка роялті.  

 Можливість контролювати  випуск продукції за ліцензією  також впливає на ставку роялті. У тих випадках, коли контроль  ускладнений/хімічне або фармацевтичне  виробництво, виготовлення комплектуючих  для подальшого складання на  стороні/ставка автоматично підвищується. Наприклад, якщо для ліцензій на машини й устаткування середня ставка роялті складає 5-7% від обсягу продажів, то для хімічного виробництва вона становить до 10-12%. Ставка роялті також залежить від того, якими серіями випускається продукція, тобто для таких областей, як літакобудування тощо ставка вища, ніж у легкій промисловості. Існують зведені таблиця за середніми ставками роялті, що застосовуються в різних галузях промисловості. Однак, у зв'язку з тим, що на ставку впливає цілий ряд причин в кожному конкретному випадку вона може досить суттєво відрізнятися від середньої.

 Вибір ліцензійних платежів  

 В протилежність  світовій практиці паушальний платіж в наших умовах може бути збільшений до 30 або навіть 50% від розрахункової ціни ліцензії. Однак обмежуватися тільки паушальний платежем/така практика може зараз отримати розповсюдження/не слід. Він не відображає дійсної вартості винаходу, явно невигідний ліцензіару при суттєвому розширенні обсягу використання ліцензії.  

 Необхідно доповнити  паушальний платіж роялті. У ході  переговорів сторони повинні  перш за все визначити базу  роялті, а потім ставку роялті. В умовах нашої інфляції, непередбачуваних  змін у податковому законодавстві,  ставка роялті повинна бути обов'язково плаваючою. В умовах ліцензійної угоди необхідно передбачити можливість зміни ставки роялті або її індексацію в залежно від темпів інфляції рубля. Безперечно також і те, що до зміцнення рубля як платіжної одиниці, широке розповсюдження отримають бартерні ліцензійні угоди та платежі сировиною, комплектуючими і т.п.  

 Ось розбір деяких типових помилок при укладанні ліцензійного договору. Найчастіше зустрічаються спроби піти від паушального платежу. Такий прийом допомагає безкоштовно отримати необхідну технічну документацію. Щоб уникнути цієї ситуації зручно запропонувати партнеру формулювання пункту угоди: "Платіж при передачі документації ".  

 Взагалі кажучи, дуже важливо введення в практику  внутрішнього ліцензування опціонних  угод, оскільки саме ця юридична  форма дозволяє сторонам попередньо  ознайомитися з матеріалами винаходу  до його патентування, уникнути  обману винахідника в ході  попередніх переговорів.