Ліцензійний договір

 З великою обережністю треба ставитися до передачі партнеру технічної документації. Цього не слід робити без попереднього укладення угоди про конфіденційності. Сторона, яка отримала документацію для ознайомлення, не несе ніяких правових зобов'язань, якщо не підписаний договір про конфіденційність. До укладання такого договору може бути передана тільки реклама, не розкриває суті винаходу чи ноу-хау.  

 Остаточна передача  документації ліцензіату повинна  бути здійснена тільки після надходження в банк на рахунок ліцензіара одноразового платежу, що має бути відповідно зазначено в ліцензійній угоді.  

 Спостереження  показують, що іноземні фірми  вважають за краще купувати  у нас виключні ліцензії, тим  самим вони протягом терміну дії договору обмежують просування продукції патентовладельца на ринок. Саме в таких угодах нерідко відсутній пункт про мінімальних гарантованих щорічних платежах. Таке відбувається, як правило, коли мета покупки виключної ліцензії -- заблокувати виробництво конкур?? ючий продукції. У цьому випадку доцільно обумовлювати мінімальні гарантовані щорічні платежі незалежно від обсягу продажів.  

 Платежі роялті  переважні при великих обсягах виробництва продукції за ліцензією. Тому в цьому випадку вкрай небажано обмежуватися тільки паушальний платежем, так як ціна ліцензії може звестися до плати за отримання технічної документації.  

 Найкращим варіантом  є включення в договір всіх трьох видів платежів: паушального, мінімального фіксованого відрахування, роялті.

 Інші договори  та угоди, супутні ліцензійній  угоді  

 Неприпустимо  змішання різних договорів в одному документі. На практиці, однак, такі випадки зустрічаються досить часто. Ліцензійна угода часто змішується з контрактами про лізинг, інжиніринг, опціонним договором тощо, а також з договором про співробітництво. У таких "змішаних" договорах, як правило, відсутні найважливіші пункти: права сторін на реалізацію продукції в третіх країнах, види і розміри платежів, які підміняються умовами про фінансові зобов'язання.  

 Дамо коротку  характеристику зазначених видів  угод.  

 Опційні угода  укладається з метою передачі  зразка продукції, що містить  винахід, іншій фірмі для аналізу  та дослідження як самого зразка, його властивостей і якостей, так і маркетингу ринків збуту. Типове опційне угода містить частини: "Преамбула", "Предмет ліцензії", "Область застосування", "Терміни дослідження", "Умови передачі технічної інформації "," Платежі "і т.д.  

 Інжиніринг -- надання  певного роду послуг фірмою-консультантом  фірмі-клієнтові при будівництві або освоєнні промислових чи інших об'єктів. Це можуть бути різного роду консультації, пов'язані з розробкою проекту, складанням технологічних схем, вибором оптимальних варіантів будівництва, поставками обладнання, машин і матеріалів, пуском об'єкта в експлуатацію та наглядом за його роботою. Повний цикл інжинірингу складається з наступних етапів:  

 дослідження маркетингової доцільності проекту;  

 вивчення технічної можливості його реалізації;  

 складання попереднього  проекту з орієнтовною прив'язкою його до місцевості;  

 складання робочого  проекту і підготовка торгів на обладнання;  

 оцінка що надійшли  на торги пропозицій;  

 складання інженерно-будівельних  проектів під вибране у результаті торгів обладнання;  

 підготовка торгів на інженерно-будівельні роботи;  

 оцінка пропозицій, що надійшли;  

 координація інженерно-будівельних  робіт, поставок та монтажу;  

 допомоги в  підготовці обслуговуючого персоналу замовника;  

 пуск підприємства чи іншого об'єкта в експлуатацію та здавання замовнику "під ключ ";  

 спостереження  і консультації під час експлуатації об'єкта після здачі. Через велику складність повного циклу далеко не всі фірми беруть на себе всі ці послуги.  

 Лізинг - це по  суті договір оренди обладнання. При цьому якщо пропонується для здачі в лізинг устаткування, що містить ноу-хау, необхідно враховувати ціну ноу-хау при укладанні договору про лізинг, краще за все шляхом продажу безпатентних ліцензії. Договір про лізинг у випадку, якщо обладнання містить ноу-хау, повинен містити умову, що гарантує збереження таємниці використання ноу-хау.

 Реєстрація ліцензійного  договору  

 Згідно Патентному  Закону РФ договори про переуступку  патентних прав і прав на  використання винаходів/ліцензійні  договори/реєструються в Патентному Відомстві РФ.  

 У комплект документів, необхідних для реєстрації договору входять:  

 заяву патентовласника  з проханням про реєстрацію  договору/у випадку, якщо патентовласників  декілька, воно має бути підписана усіма без винятку, допускається підписання цієї заяви одним або декількома патентовласниками, але в цьому випадку від інших повинна бути отримана офіційно довіреність на здійснення даного конкретного дії /;  

 оригінал охоронного  документа або рішення про його видачу;  

 копія реєструється  ліцензійного договору або виписка  з нього. У виписці повинні  бути приведені всі основні складові договору. Фінансові сторони договору не є необхідними для реєстрації. Виписка з договору повинна бути засвідчена нотаріально. Якщо договір був укладений і зареєстрований до того, як був отриманий патент, власник патенту повинен буде після його отримання ще раз звернутися в Роспатент, для того, щоб зафіксувати на ньому дату реєстрації і реєстраційний номер договору;  

 квитанції про  сплаті мита.  

 Як видно, не  можна укласти правомірну ліцензійну  угоду, поки не отримано хоча  б рішення про видачу охоронного документа. Вищенаведений порядок реєстрації ліцензійного договору стосується тільки патентної ліцензії. У цьому випадку Роспатент, здійснивши реєстрацію, підтверджує таким чином правомірність укладання угоди і дійсність укладеного договору. Це ще раз підтверджує велику правову "надійність" патентної ліцензії за порівняно з безпатентних.

 Ноу-хау  

 Існує також  так називаємося безпатентних  ліцензія, яка відноситься вже  не до області патентного права.  При продажу ліцензії на ноу-хау  діє не патентна монополія, а "монополія секретності", що зберігається за власником ноу-хау,  

 На практиці  під ноу-хау розуміються технічні знання, досвід, секрети виробництва, необхідні для реалізації предмета ліцензій. До ноу-хау ставляться і технічне рішення, виконані на рівні винаходів, які в силу ряду причин не були запатентовані в будь-якій країні або ж взагалі непатентоспособни за законами даної країни.  

 Спочатку в  ліцензійні угоди включались умови передбачають передачу покупцю технічних знань і досвіду/ноу-хау /, що є виробничим секретом продавця, необхідних тільки для реалізації права на використання винаходи. Однак, з розвитком техніки значення передачі цієї інформації зросла до такої міри, що ноу-хау перетворилось в самостійний об'єкт ліцензійних угод/безпатентних ліцензій/і ці ліцензійні договори стали основною формою правовою формою надання технічної допомоги.  

 Поняття ноу-хау  має надзвичайно широке зміст, воно може охоплювати всіляку технічну та іншу інформацію, необхідну для виробництва якого-небудь вироби, і являє собою певну економічну цінність.  

 Одним з основних  ознак ноу-хау слід вважати  елемент секретності інформації  та документації.  

 Передача, обмін  ноу-хау відбуваються на основі  ліцензійних договорів. Підвищується роль ноу-хау в Як предмет ліцензійних угод. При цьому кількість ліцензій на ноу-хау значно зростає в порівнянні з чисто патентними ліцензіями. Перше місце/більше 50%/займають патентні ліцензії з одночасною передачею ноу-хау і наданням технічної допомоги в налагодженні виробництва. Друге місце / близько 30% /-ліцензії на ноу-хау і третє - чисто патентні ліцензії, що не передбачають передачу ноу-хау. Це пояснюється, зокрема, тим, що при сучасному рівні розвитку техніки освоєння більшості винаходів без надання ноу-хау або практично неможливо, або веде до великих непродуктивних витрат.  

 Слід відзначити, що ноу-хау не користуються  такою правовою охороною як винаходи, промислові зразки і товарні знаки. Тому забезпечення прав на ноу-хау зацікавлених осіб залежить насамперед від правильно і чітко сформульованих положень у договорі, а також від застосування у разі потреби заходів юридичного захисту на основі правил про недобросовісну конкуренцію та інших норм національного законодавства. Таким чином, договір між сторонами має вирішальне значення.  

 Особливість договору  про передачу ноу-хау полягає  в тому, що обидві договірні  сторони, що укладають угоду,  піддаються певному ризику. Коли продавець надає ноу-хау, він розкриває що належить йому секрет виробництва. Не виключено, що покупець в майбутньому розкриє цей секрет третім особам, і продавець втратить переваги, які мав перед конкурентами. Те ж саме відноситься і до покупця. Він не може знати, на якій період часу ноу-хау збереже свою економічну і технічну цінність при швидкому розвитку науки і техніки. Якщо ця цінність буде втрачена, продавець не отримає повністю винагороду за передачу ноу-хау, що виплачується йому по частинах, а покупець не отримає очікуваного прибутку і, можливо, навіть не відшкодує понесених витрат.  

 Зазвичай складання  договору передують переговори, які стосуються сфери застосування  ноу-хау і тривалості зобов'язань  сторін.  

 При придбання  ліцензії на ноу-хау ліцензіар  боїться розкрити ноу-хау до  укладення договору, побоюючись, що  ліцензіат скористається отриманою  інформацією і відмовиться від  підписання договору. З іншого боку, ліцензіат побоюється, що секретом вже володіють або найближчим часом будуть володіти конкуренти, і він не отримає економічні переваги, на які розраховує.  

 Тому на практиці  застосовується укладення опціонного  угоди, за якою ліцензіат зобов'язується  не повідомляти, не розголошувати,  не використовувати до моменту укладення ліцензійного договору відомостей, отриманих від ліцензіара і мають конфіденційний характер. Ліцензіар зобов'язується протягом цього ж часу не вести переговори з іншими потенційними покупцями. Крім того, при укладенні опціонного угоди встановлюються основні умови можливого ліцензійного договору.  

 За ліцензійним договором про передачу ноу-хау ліцензіату надається право на використання секретів виробництва і досвіду, не запатентованих їх власниками.  

 У ліцензійної  практиці найбільш типовим є  угода, за якою покупцеві ліцензії  надається право на використання  запатентованого винаходу з одночасною  передачею технічної документації та технічного досвіду.  

 Договором визначаються  предмет угоди, його ціна, термін  дії, час і місце виконання  договору, права та обов'язки сторін/включаючи  передачу, прийом, платежі та терміни  /, відповідальність сторін у разі  невиконання зобов'язань, підстави для звільнення від відповідальності або припинення дії договору.  

 У предметі договору визначаються і описуються точно і недвозначно всі права і відомості, що надаються, обсяг цих прав, порядок та умови їх передачі і використання.  

 У договір включається умова про нерозголошення ноу-хау як у період терміну дії договору, так і після його закінчення, що має гарантуватися ліцензіатом. Часто в угодах обмовляється порядок ознайомлення співробітників ліцензіата з ноу-хау, щоб уникнути розголошення.  

 Найбільш характерним  умовою в ліцензійних угодах, що обмежують ліцензіата в використання ноу-хау, є обов'язок:  

 не передавати  набуті знання і досвід третій  стороні протягом терміну дії  угоди і в середньому до 5 років  після закінчення терміну його дії;  

 вказувати в  рекламних документах або на  продукції, що випускається, що  вона виготовлена за ліцензії іншої фірми,  

 НЕ надавати  субліцензій на ноу-хау, тому  що це може спричинити його  втрату.

 Список літератури  

 Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.dist-cons.ru/ 
 
 
 
 
 
 

ступ  

 Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва і об'єктів промислової власності є цивільно-правові договори, які дістали назву договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Важлива особливість цих договорів — це те, що об'єктами (предметами) їх є нематеріальні блага — твори науки, літератури, мистецтва чи винаходи. Вони стають об'єктом договору за однієї умови — якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає можливість відтворювати і розмножувати їх.