Обязательства из неосновательного обогащения

 

 

2. Общая характеристика лицензионного договора

 

 

По лицензионному договору лицензиар предоставляет или  обязуется предоставить лицензиату право использования объекта  интеллектуальной собственности.⁵ Таким образом, уступки исключительных прав не происходит и правообладатель остается прежним. Образно говоря, правообладатель передает право использования объекта интеллектуальной собственности «в аренду», тогда как при заключении договора об отчуждении исключительного права правообладатель «продает» свое право полностью и навсегда.

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать объект интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом совсем необязательно передавать право использования в полном объеме. Можно предоставить право использования объекта интеллектуальной собственности определенным способом (например, напечатать фотографии, принадлежащие лицензиару, в рекламном проспекте лицензиата), ограничить срок действия исключительного права и (или) ограничить территорию использования исключительных прав.

Следует помнить, что переданным считается только то право использования, которое прямо указано в договоре. Все правомочия, не указанные в договоре, остаются у правообладателя (лицензиара). При возникновении спора доводы одной из сторон о том, что какие-то условия подразумевались, но не были прописаны, а также ссылки на сложившуюся практику во взаимоотношениях сторон или обычаи делового оборота не будут учитываться судом.

Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному  договору, запрещено.

Лицензионный договор  заключается в письменной форме  и подлежит государственной регистрации  в тех же случаях, что и договор  об отчуждении исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации  влечет недействительность лицензионного  договора.

Однако ГК РФ предусматривает  возможность заключения лицензионного  договора в устной форме. Это исключение сделано для лицензионного договора о предоставлении права использования  произведения в периодическом печатном издании.⁶

К существенным условиям лицензионного  договора относятся: Предмет договора (может быть определен путем указания на объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется по договору. При этом необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего право (например, номер и дату выдачи патента на изобретение, свидетельства на товарный знак и пр.).

Условие о цене для возмездного  договора. Как и договор отчуждения исключительного права, лицензионный договор может быть и возмездным, и безвозмездным. Если в договоре не указано на его безвозмездный  характер, он автоматически признается возмездным. Если при этом в нем  будет отсутствовать условие  о размере вознаграждения (или  порядке его определения), договор  будет признан незаключенным.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой  допускается использование объектов интеллектуальной собственности. Если такая территория не указана, то лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.

Срок, на который заключается  лицензионный договор, не может превышать  срок действия исключительного права  на объект интеллектуальной собственности. Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет.

В случае прекращения исключительного  права лицензионный договор прекращается независимо от воли сторон (например, истек  срок действия исключительного права).

Допустим, срок лицензионного  договора истек. Может ли бывший лицензиат  продолжать использовать тот или иной объект интеллектуальной собственности? Этого не стоит, поскольку в данном случае налицо нарушение исключительного права, которое влечет имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором. Нарушение исключительного права также будет иметь место, если во время действия лицензионного договора лицензиат начнет использовать объект интеллектуальной собственности способом, не предусмотренным договором, либо за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

Например, заключая лицензионный договор, предметом которого является использование товарного знака, необходимо знать, что ГК РФ предусматривает  два обязательных условия. Во-первых, в договоре необходимо закрепить, что  качество товаров лицензиата будет  не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, и, во-вторых, предусмотреть  возможность (порядок) осуществления  лицензиаром контроля за соблюдением  первого условия.

Для владельцев тех или  иных объектов интеллектуальной собственности заключение лицензионного договора – одна из основных форм извлечения материальной выгоды от обладания исключительными правами, а в ряде случаев и единственная возможность получения дохода. Например, правообладатель не может или не хочет самостоятельно использовать зарегистрированный товарный знак и передает его по лицензии. Что касается приобретателя лицензии, то и для него заключение подобного договора бывает крайне выгодно, поскольку нет необходимости тратить собственные средства на разработку нужного объекта интеллектуальной собственности или заказывать такую разработку.

 

2.3 Общая характеристика  договора об отчуждение исключительных  прав

 

 

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется  передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю)⁷.

Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права  невозможно. Более того, если в самом  договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет  признан лицензионным.⁸

Как следует из определения, стороны договора именуются как  правообладатель и приобретатель.

Договор об отчуждении исключительного  права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной  регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право  на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и  базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая  регистрация состоялась, то и договор  в отношении программ для ЭВМ  и баз данных подлежит регистрации.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной  регистрации влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями любого договора являются:

1. Условия о предмете договора.
2. Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.
3. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (примерами являются условия о неустойке, иных дополнительных способах обеспечения обязательств; особенности исполнения установленных обязательств и пр.)

 В тексте договора необходимо прежде всего четко определить предмет договора, т.е. на какой именно объект интеллектуальной собственности уступается исключительное право.

При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано на то, что  вознаграждение не выплачивается, то такой  договор признается возмездным. И  при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения  договор считается незаключенным.⁹

Вознаграждение может  быть выплачено в виде:

1. единовременного платежа;
2. роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);
3. сочетания единовременного платежа и роялти.

Остальные условия не относятся  к существенным (если, конечно, нет  заявления одной из сторон договора об отнесении, по ее мнению, какого-либо условия к существенным).

Исключительное право  от правообладателя к приобретателю  переходит:

1. в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);
2. в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение  договора одной из сторон, которое  влечет для другой стороны такой  ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случаях, когда нарушение  не является существенным, правообладатель  вправе требовать возмещения убытков  в полном размере (т.е. реальный ущерб плюс упущенную выгоду).

Допустим, исключительное право  еще не перешло к приобретателю. В этом случае при нарушении им обязанности выплатить в установленный  договором срок вознаграждение правообладатель  может: отказаться от договора в одностороннем порядке (внесудебном); и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Таковы общие требования к договорам об отчуждении исключительного  права. При этом в соответствующие  разделы четвертой части ГК РФ включены специальные нормы, регулирующие особенности заключения подобных договоров  в отношении исключительных прав на: произведение как объект авторского права; объекты смежных прав; изобретение, полезную модель или промышленный образец; селекционное достижение; на топологию интегральной микросхемы; секрет производства – ноу-хау; товарный знак; единую технологию.

Так же следует обратить внимание на то, что не допускается заключение договоров об отчуждении исключительных прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименование места происхождения товара. В отношении этих объектов интеллектуальной собственности запрет установлен и на заключение лицензионных договоров.

3. Предмет и стороны договоров о распоряжении исключительными правами

 

3.1 Предмет и стороны договора коммерческой концессии

 

 

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право  использовать в предпринимательской  деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю.¹⁰

По своей юридической  природе данный договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним.

Необходимо подчеркнуть, что данный договор может использоваться исключительно в сфере предпринимательской  деятельности, в связи с чем  его сторонами могут быть лишь коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.¹¹ Это один из немногих сугубо предпринимательских договоров. Поэтому к отношениям между его участниками применимы специальные правила ГК об обязательствах при осуществлении предпринимательской деятельности.

Предмет договора коммерческой концессии составляет:

 во-первых, комплекс исключительных  прав, закрепленных за правообладателем  и индивидуализирующих либо его  (право на фирменное наименование  или коммерческое обозначение), либо  также производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые  услуги (право на товарный знак  или знак обслуживания). Договором  может быть предусмотрено предоставление  пользователю прав на использование  других объектов "интеллектуальной собственности" - изобретений, промышленных образцов, программ для ЭВМ и т.д.

Во-вторых, предметом договора является возможность использования  принадлежащей правообладателю  и охраняемой им коммерческой информации (ноу-хау), не подлежащей какой-либо специальной  государственной регистрации¹², а также его деловой репутации и коммерческого опыта, в том числе в виде различной документации по организации и ведению предпринимательской деятельности.

В-третьих, франчайзинг предполагает постоянное техническое и консультационное содействие пользователю со стороны  правообладателя с целью обеспечения  необходимого качества производимых им по договору (т.е. под маской правообладателя) товаров, выполняемых работ или  оказываемых услуг. Наш закон, однако, не считает это условие обязательным, ставя его в зависимость от усмотрения сторон.¹³ Обязательной составной частью предмета концессионного договора в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК является инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением переданных ему правообладателем прав.