Особенности реализации лицензионного соглашения

Простая лицензия

По неисключительной (простой) лицензии лицензиар разрешает лицензиату использовать охраняемый объект в пределах и способами, оговоренными соглашением, оставляя за собой право самостоятельно пользоваться им на этой же территории, а также продавать лицензии третьим лицам. В отличие от передачи ноу-хау на исключительной основе покупателю может быть передано простое ноу-хау, что соответствует простой лицензии. Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права одновременно и другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом. Лицензиар вправе выдать любое количество простых лицензий. Цена простой лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.

При передаче прав на объекты авторского права, если в договоре прямо не указано, какие права передаются по авторскому договору, они считаются неисключительными.

В зависимости от наличия охранных документов на предмет договора лицензионные соглашения подразделяются на три группы:

• патентные лицензии;
• беспатентные лицензии;
• комплексные лицензии.

 Патентная лицензия

Под патентной лицензией понимается предоставление права на использование  охраняемых патентом объектов. Соответствующие  определения, как правило, не применяются  на практике. Случаи продажи лицензии только на патентные права достаточно редки. Они возникают тогда, когда наличие патента мешает лицензиату выйти на рынок той или иной страны, а обойти патент нельзя. При продаже патентной лицензии, как правило, ни сведения о ноу-хау, ни техническая информация не предоставляются. Часто такие соглашения возникают между индивидуальными патентообладателями и промышленными компаниями. Наиболее часто встречающийся вид лицензий, объектом которых являются только охранные документы, - лицензии о предоставлении права пользования товарными знаками.

Беспатентная лицензия

Предметом соглашения беспатентных лицензий является предоставление права на научно-технические  достижения, либо вообще непатентоспособные по законам страны, где они будут  использоваться, либо патентоспособные, но по каким-то причинам не получившие патентную охрану. Беспатентная лицензия обыкновенно называется договором о передаче ноу-хау. Ноу-хау может быть передано как в материальной форме (в виде различного рода документации), так и в нематериальной форме (в виде технической помощи, обучения, управленческих услуг). Количество беспатентных лицензий в последнее время увеличивается. Это можно объяснить желанием разработчиков как можно дольше сохранять свои научно-технические достижения в тайне, которая при патентовании становится известной.

Общность  патентных лицензий и лицензий на ноу-хау заключается в аналогичных  экономических функциях - передаче технических новшеств (при условии, что ноу-хау относится к области  техники).

Комплексная лицензия

В комплексных лицензионных соглашениях  передается право на использование запатентованных объектов в совокупности с ноу-хау. Преимущество таких лицензий очевидно, поскольку при современном развитии науки и техники использовать один патент без передачи ноу-хау экономически невыгодно, а порой практически невозможно. Для сокращения времени освоения полученных по лицензии научно-технических достижений необходимо иметь кроме прав на использование изобретений лицензиара широкий доступ к особенностям технологии производства, получать непатентуемые знания, т.е. ноу-хау, воспользоваться инженерными услугами. Все большее значение приобретают передача в составе лицензий образцов оборудования, сырья и материалов, ноу-хау, оказание инженерных услуг. Все это значительно повышает эффективность реализации лицензий. Соглашения о передаче ноу-хау могут быть включены отдельным разделом в лицензионные соглашения об использовании патента. Такие лицензионные соглашения в современных условиях наиболее предпочтительны. Комплексные соглашения имеют преимущества не только с технической точки зрения, но и с юридической. Если патент будет признан по каким-либо причинам недействительным, то наличие в договоре ноу-хау будет служить основанием для продолжения отношений сторон и выплаты вознаграждения за использование переданной технологии.

Сопутствующие лицензии

Все шире заключаются соглашения, связанные с возмездной передачей  партнеру опыта в освоении и применении объектов поставок. Этот вид соглашений получил название сопутствующих  лицензий. Под сопутствующими лицензиями понимаются лицензионные соглашения, представляющие собой составную часть договоров об оказании технического содействия при поставке технологического и комплексного оборудования, оказании услуг типа инжиниринга. Особенно часто вопрос о сопутствующих лицензиях возникает при проектировании и строительстве промышленных объектов. Как правило, это бывают лицензии на использование оборудования и технологических процессов, которые закладываются в производство, на необходимые знания и опыт (ноу-хау), на техническую помощь в освоении и пуске объекта, консультации и обучении специалистов, на техническую документацию на технологическое и другое оборудование для самостоятельного изготовления заказчиком запасных частей к используемому оборудованию.

 Сублицензии

Существуют так называемые сублицензии - вторичные лицензии, которые выдают обладатели лицензий. Сублицензии вправе выдавать владельцы исключительных и полных лицензий, а при соответствующей оговорке сублицензию может предоставлять и владелец простой лицензии. Срок действия сублицензии не может превышать срока действия первичной лицензии.

Законодательство  предусматривает также такие  виды лицензионных соглашений, как:

• открытая лицензия;
• принудительная лицензия.

Открытая лицензия

Для реализации своего права на предоставление открытой лицензии патентообладатель должен подать в Патентное ведомство РФ заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности. В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%. Заявление патентообладателя о предоставлении открытой лицензии отзыву не подлежит. Лицо, желающее использовать указанный объект, обязано заключить с патентообладателем только договор о платежах. Лицензионный договор в случае предоставления открытой лицензии не заключается.

Принудительная лицензия

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем объекта промышленной собственности: изобретения и промышленного образца - в течение четырех лет с даты выдачи патента, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи свидетельства - любое лицо, желающее и готовое использовать объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя заключить лицензионный договор может обратиться в Высшую патентную палату Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами. Высшая патентная палата предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей.

Иные договоры и соглашения, сопутствующие лицензионной сделке

Недопустимо смешение различных договоров  в одном документе. На практике, однако, такие случаи встречаются достаточно часто. Лицензионное соглашение часто смешивается с контрактами о лизинге, инжиниринге, опционным договором и др., а также с договором о сотрудничестве. В таких "смешанных" договорах, как правило, отсутствуют самые важные пункты: права сторон на реализацию продукции в третьих странах, виды и размеры платежей, которые подменяются условиями о финансовых обязательствах.

Опционное соглашение заключается с целью передачи образца продукции, содержащего изобретение, другой фирме для анализа и исследования как самого образца, его свойств и качеств, так и маркетинга рынков его сбыта. Типовое опционное соглашение содержит части: "Преамбула", "Предмет лицензии", "Область применения", "Сроки исследования", "Условия передачи технической информации", "Платежи" и т.д.

Инжиниринг - предоставление определенного рода услуг фирмой-консультантом фирме-клиенту при строительстве или освоении промышленных или иных объектов. Это могут быть разного рода консультации, связанные с разработкой проекта, составлением технологических схем, выбором оптимальных вариантов строительства, поставками оборудования, машин и материалов, пуском объекта в эксплуатацию и надзором за его работой. Полный цикл инжиниринга состоит из следующих этапов:

• исследование маркетинговой целесообразности проекта;
• изучение технической возможности его реализации;
• составление предварительного проекта с ориентировочной привязкой его к местности;
• составление рабочего проекта и подготовка торгов на оборудование;
• оценка поступивших на торги предложений;
• составление инженерно-строительных проектов под выбранное в результате торгов оборудование;
• подготовка торгов на инженерно-строительные работы;
• оценка поступивших предложений;
• координация инженерно-строительных работ, поставок и монтажа;
• помощи в подготовке обслуживающего персонала заказчика;
• пуск предприятия или иного объекта в эксплуатацию и сдача заказчику "под ключ";
• наблюдения и консультации во время эксплуатации объекта после сдачи. Из-за большой сложности полного цикла далеко не все фирмы берут на себя все эти услуги.

Лизинг - это по существу договор аренды оборудования. При этом если предлагается для сдачи в лизинг оборудование, содержащее ноу-хау, необходимо учитывать цену ноу-хау при заключении договора о лизинге, лучше всего путем продажи беспатентной лицензии. Договор о лизинге в случае, если оборудование содержит ноу-хау, должен содержать условие, гарантирующее сохранение тайны использования ноу-хау.

Регистрация лицензионного  договора

Согласно Патентному Закону РФ договоры о переуступке патентных прав и прав на использование изобретений /лицензионные договоры/ регистрируются в Патентном Ведомстве РФ.

В комплект документов, необходимых  для регистрации договора входят:

• заявление патентообладателя с просьбой о регистрации договора /в случае, если патентообладателей несколько, оно должно быть подписано всеми без исключения, допускается подписание этого заявления одним или несколькими патентообладателями, но в этом случае от остальных должна быть получена официально доверенность на совершение данного конкретного действия/;
• оригинал охранного документа или решения о его выдаче;
• копия регистрируемого лицензионного договора или выписка из него. В выписке должны быть приведены все основные составляющие договора. Финансовые стороны договора не являются необходимыми для регистрации. Выписка из договора должна быть заверена нотариально. Если договор был заключен и зарегистрирован до того, как был получен патент, патентообладатель должен будет после его получения еще раз обратиться в Роспатент, для того, чтобы зафиксировать на нем дату регистрации и регистрационный номер договора;
• квитанции об уплате пошлины.

Как видно, нельзя заключить правомерную  лицензионную сделку, пока не получено хотя бы решение о выдаче охранного  документа. Вышеприведенный порядок  регистрации лицензионного договора касается только патентной лицензии. В этом случае Роспатент, произведя регистрацию, подтверждает таким образом правомерность заключения сделки и действительность заключенного договора. Это еще раз подтверждает большую правовую "надежность" патентной лицензии по сравнению с беспатентной.

Согласно положениям третьей части  ГК РФ к лицензионным договорам, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, подлежит применению право страны лицензиара (п. 3 ст. 1211). Лицензиар - это та сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение. Именно лицензиар является той стороной в договоре, которая предоставляет другой стороне (лицензиату) возможность за обусловленную в договоре плату использовать исключительное право или комплекс таких прав.

В отношении уступки товарного знака в Законе о товарных знаках предусмотрены следующие положения:

"Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака)".